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제주 해외특허출원변호사가 알려주는 해외특허출원

해외특허출원은 특허의 효력을 타국으로 확장하기 위해서 거쳐야 하는 절차입니다. 속지주의 원칙에 따라 특허출원은 해당 국가에서만 효력을 발휘합니다.

CONTENTS
  • 1. 해외특허출원 | 해외특허출원의 개념과 중요성
  • 2. 해외특허출원 | PCT 국제출원의 개념
    • - PCT 국제출원 보호대상
    • - PCT 국제출원의 장단점
  • 3. 해외특허출원 | PCT 국제출원 절차
    • - PCT국제출원의 국내단계
    • - 해외특허출원 수수료
  • 4. 해외특허출원 | 국제출원 전략 수립이 중요
    • - 해외특허출원 시 유의사항
    • - 우선권 주장 제도
    • - 변호사·변리사 등 특허전문가 조력

1. 해외특허출원 | 해외특허출원의 개념과 중요성

관세변호사가 설명하는 해외특허출원 개념

해외특허출원은 자사 상품 및 디자인 등을 해외에 판매하는 것을 목표로 하는 기업이거나 국외 시장을 주 활동 지역으로 삼는 기업이라면 반드시 알아둬야 하는 절차입니다.

특허권을 보호받기 위해서는 적법한 출원 절차를 거쳐야 하기에 기업의 상품, 디자인 등으 ㄹ해외로 수출하고자 한다면 수출하는 당사국의 해외특허출원 절차를 알아봐야 합니다.

먼저 대한민국에서 특허권을 취득한 경우라 하더라도 타 국가에서는 동일한 발명에 대해 별도로 특허를 획득하지 않으면 그 나라에서 독점적 권리를 행사할 수 없습니다.

이는 전 세계적으로 채택되고 있는 특허독립(속지주의 원칙), 즉 1국 1특허 원칙에 기인한 것입니다.

따라서 해외 시장에서 발명의 보호를 받기 위해서는 해당 국가에 별도의 출원을 하여 특허를 취득해야 하며 이러한 해외 출원을 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 마련된 제도가 바로 해외특허출원(PCT 국제출원) 제도입니다.

2. 해외특허출원 | PCT 국제출원의 개념

전통적인 방식의 해외특허출원 제도는 특허획득을 원하는 모든 나라에 각각 개별적으로 특허를 출원하는 방법입니다.

선출원에 대한 우선권을 주장하여 출원하는 경우 선출원 출원일로부터 12개월 이내 해당 국가에 출원해야 우선권을 인정받습니다.

이에 비해 PCT 특허출원은 국적국(거주국)의 특허청에 PCT 출원서를 제출한 뒤, 정해진 기간 내 특허를 획득하고자 하는 나라로의 국내 단계에 진입할 수 있는 제도입니다.

출원인이 하나의 출원서(PCT 국제출원서)를 작성하여 PCT 체약국 중 보호를 원하는 국가를 지정하여 자국 특허청 또는 WIPO에 제출함으로써 지정한 국가 각각에 개별 출원을 한 것과 동일한 효과를 인정받는 절차를 말합니다.

PCT 가입국 간 단일한 특허 출원 절차를 통해 복수의 국가에 동시에 특허 출원의 효과를 부여할 수 있는 제도입니다.

2025년 7월 기준으로 PCT 가입국은 158개국에 이르며, 세계 대부분의 주요 국가들이 포함되어 있습니다.

h3 imgPCT 국제출원 보호대상

PCT 국제출원으로 해외특허출원할 수 있는 보호대상은 발명의 보호에 한합니다.

각국 특허 및 발명자증, 실용신안, 실용증, 추가특허, 추가증, 추가발명증, 추가실용증 등이 있으며 우리나라는 특허와 실용신안만 인정합니다.

따라서 상표 및 디자인의 국제적 출원을 위해서는 별도의 절차를 알아보셔야 합니다.

  • 해외상표출원 : 마드리드 국제상표 출원
  • 해외디자인출원 : 헤이그시스템에 의한 국제디자인 출원

h3 imgPCT 국제출원의 장단점

장점

① 출원일 인정 요건이 간편

-한 번의 PCT 국제출원으로 다수 국가에 출원한 효과를 얻어 각국별 개별 출원 번거로움 감소

② 특허획득 가능성 사전 평가

-국제조사기관의 선행기술 조사 및 국제예비심사를 통해 특허 획득 가능성 및 보완 기회 확보

③ 출원서 작성 용이

-한국어, 영어, 일본어로 출원 가능하여 다수 국가 지정 시 개별국 언어 번역문 준비 부담 감소

④ 무모한 해외출원 방지

-국제조사 및 예비심사 결과를 바탕으로 시장성 검토 후 국내단계 진입 여부 결정, 불필요한 비용 지출 최소화

⑤ 국내단계 진입 시 수수료 감면 혜택

-주요 특허청에서 PCT 출원자에게 국내단계 진입 시 특허 수수료 감면 제도 운영

단점

① PCT 국제출원 비용 별도 부담
-국제출원 비용과 국내단계 진입 시 개별국가 출원 비용이 추가되어 비용 부담 가중

② 심사절차 이중 진행 가능성
-국제예비심사 후에도 각국에서 별도 심사 진행, 심사절차가 이중으로 진행될 수 있음

3. 해외특허출원 | PCT 국제출원 절차

해외특허출원  절차

해외특허출원을 위한 PCT 국제출원은 다음과 같은 절차를 통해 진행됩니다.

1)국제출원 단계

출원인은 자국 특허청(대한민국 특허청) 또는 WIPO 국제사무국에 국제출원서를 제출합니다.

제출 언어 : 국어, 영어, 일본어

제출 서류 : 출원서, 발명 설명, 청구범위, 요약서, 도면 등

방식 심사 : 출원인적격, 국제출원서류의 언어 등 보정·보완

2)국제조사 단계

한국, 오스트리아, 호주, 싱가포르, 일본특허청 중 하나의 국제조사기관을 통해 선행기술을 조사하여 국제조사보고서(ISR) 및 견해서(Written Opinion)를 제공하는 단계입니다.

이를 통해 발명의 신규성, 진보성 등을 사전에 판단할 수 있으며 필요시 보완할 기회를 가집니다.

보다 심층적인 검토를 희망할 경우 국제예비심사를 신청할 수 있습니다.

이는 선택사항이며 해당 결과는 지정국 진입 후 심사에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

[국제조사 대상]

  • 국제조사 제외대상 여부 확인
  • 발명 단일성 조사
  • 선행기술 조사
  • 특허성 판단(신규성, 진보성, 산업상이용가능성)

국제공개 단계

우선일로부터 18개월이 경과하면 출원단계에 관계없이 출원에 대해 내용을 공개하여 일정한 보호효과가 발효됩니다.

발명의 설명과 청구범위 및 도면, 국제조사보고서 등이 공개되고 있습니다.

h3 imgPCT국제출원의 국내단계

각 지정국의 국내단계로 진입하기 위해서는 지정국에 번역문을 제출해야 합니다.

국제출원일로부터 통상 30개월 이내(국가에 따라 최대 31개월)에 지정국에 번역문을 제출하고 개별 출원 절차를 밟아야 하며 이후 특허권 부여 여부를 판단합니다.

  • 각국 특허청이 실체심사 진행
  • 지정국 요구 언어로 작성된 번역문, 수수료 납부

h3 img해외특허출원 수수료

국제출원 수수료는 출원 접수일로부터 1개월 이내 특허청에 납부해야 합니다.

4. 해외특허출원 | 국제출원 전략 수립이 중요

해외특허출원 pct 출원서

[PCT 국제출원 서류별 작성요령]

발명의 설명

-발명의 설명상의 발명 명칭과 ‘발명의 명칭’란이 반드시 일치해야 함

-기술분야, 배경기술, 발명 개시, 도면 설명, 발명의 최선의 실시 예, 산업상이용가능성, 서열목록 등 기재

청구범위

-발명의 설명 또는 도면을 인용하여 기재해서는 안 되며 청구항 번호는 순서대로 기입

요약서

-청구범위에 기재되어 있는 발명이 속하는 기술분야, 발명이 해결하고자 하는 기술분야, 기술적 과제의 해결방법의 요지, 발명의 중요한 용도 등을 기재

-간결하게 기재하여 영어 150단어 이내로 요약

-발명의 불확실한 효과나 용도는 기재 지양

h3 img해외특허출원 시 유의사항

해외특허출원을 위해 PCT 절차를 밟기 전 유의해야 할 부분이 있습니다.

먼저 PCT국제출원은 한번의 출원으로 세계적으로 특허를 받는 것이 아니라는 점입니다.

일단 국제출원일을 인정받은 후, 검증단계(국제조사 또는 국제예비심사)를 거친 후 각 지정국에 번역문을 제출하여야 비로소 각국에서 특허 여부에 관한 심사가 진행됩니다.

PCT국제출원 한번으로 다수 외국의 특허를 받는 것이 아님을 유의해야 합니다.

또한 PCT는 각 단계별로 기간(수수료납부기간, 국내단계 진입기간 등)이 엄격히 정해져 있으므로 준수기간을 넘겨 불이익을 당하지 않도록 주의하셔야 합니다.

h3 img우선권 주장 제도

PCT 국제출원은 먼저 특허를 출원한 것에 따른 우선권을 주장할 수 있습니다.

즉 대한민국에서 특허 출원을 한 날로부터 12개월 이내에 PCT 국제출원을 하게 되면 최초 출원일을 기준으로 외국에 출원한 것으로 간주되어 신규성 판단 등에서 유리하게 작용합니다.

h3 img변호사·변리사 등 특허전문가 조력

법무법인 대륜의 해외특허출원 조력 사항

PCT 국제출원은 국제적인 특허 보호를 도모하는 데 있어서 매우 강력하고 효율적인 제도입니다.

다만 각 단계별 요건과 마감기한을 정확히 인지하고 있어야 하며 번역비용, 국가별 법령 차이 등도 고려하여 전략적으로 접근해야 합니다.

이를 위해 경험 있는 변리사 또는 전문기관의 자문을 받는 것이 바람직합니다.

본 법인은 관세변호사가 국경을 넘어선 특허 관련 분쟁 해결에 전문적인 자문을 수행하며 변리사 자격증을 소유하고 있는 특허전문변호사 및 기업 특허출원과 특허분쟁을 다수 대리한 변리사가 TF를 구성하여 해외특허출원 사안을 담당합니다.

또한 해외특허출원은 서류 작성과 검토에 있어서 이중해석의 문제를 방지하기 위해 번역 업무가 중요하기에 법인 소속 미국법자문 미국변호사도 함께 협업하고 있습니다.


특히 한국 기업이 해외에 특허를 출원하는 것은 물론, 외국 기업이 한국에 특허를 출원하려는 경우도 조력하고 있으므로 참고를 부탁드립니다.

해외특허출원을 앞두고 있다면 지금 바로 인근의 법무법인(유한) 대륜의 분사무소를 찾아주시기 바랍니다.

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